특허법인 테헤란 김신연 변리사 특허 등록 위한 요건, 확대된 선원의 지위

    특허법인 테헤란 김신연 변리사 특허 등록 위한 요건, 확대된 선원의 지위

    [일간스포츠] 입력 2019.11.21 10:00
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    모든 발명이 특허로 등록될 수는 없다. 특허에 의해 발명품에 대한 권리를 발생시키기 위해서는 오직 특허법에 의하여 정해진 요건을 만족하는 경우에만 특허등록이 가능하다. 기본적으로, 특허등록을 받기 위한 요건으로는, 발명이 산업상 이용가능성이 있어야 하며, 발명이 신규성이 있어야 하며, 발명이 확대된 선원에 해당되지 않아야 하며, 발명이 진보성이 있어야 한다.

    그 중에서도 조금 생소한 개념일 수 있는 “확대된 선원의 규정”에 대해 이야기해 보고자 한다.

    확대된 선원에 대한 의미를 찾아보자면, 특허법상 “선원” 이라는 것은 선출원주의와 동일한 말로서, “확대된 선원” 이라는 말은, 선출원주의의 개념을 확대하여 적용한다는 의미와 유사하다고 판단하게 된다.

    예를 들어 특허 출원인이 A 라는 특허를 출원했는데, 출원인 이전에 이미 A 라는 내용이 공개가 되어 있는 경우 “신규성” 위반으로 특허를 받을 수 없다. 또한 특허출원인이 A 라는 청구범위로 특허를 출원했는데, 출원인 전에 그 내용이 공개가 되지는 않았지만, 다른 제3자가 A 라는 내용을 청구범위로 포함한 특허출원을 이미 한 경우에는 “선출원주의” 위반으로 특허를 받을 수 없다.

    이런 상황이 발생하는 이유는 특허가 출원이 되더라도 1년 6개월이 지나거나, 등록이 된 경우에만 공개가 되기 때문에 발생하게 되며, 선출원주의는 먼저 출원한 특허의 청구범위에 기재된 내용만을 기준으로 판단을 하는 것은 물론, 청구범위가 아닌, 도면이나 발명의 설명에 기재된 내용에 대해서는 선출원주의가 적용되지 않는다.

    결론적으로 앞서 출원한 특허의 청구범위에는 기재가 되지 않은 발명을, 후출원자가 특허 청구범위로 포함하여 출원을 하는 경우 선출원주의에 해당되지 않기 때문에 이러한 선출원주의의 맹점을 보완하기 위한 제도가 “확대된 선원”이라고 할 수 있다.

    확대된 선원은, 먼저 출원한(공개되지 않은) 특허의 청구범위가 아닌 발명의 상세한 설명 등에 기재된 내용이, 후출원 특허의 특허청구범위에 기재된 경우, 선출원의 내용을 근거로 후출원의 특허를 거절시킬 수가 있다는 의미의 법조항이다.

    예를 들어, 선출원 특허의 청구범위가 아닌 발명의 설명 부분에만 B 라는 내용이 기재가 되어 있고, 후출원 특허의 청구범위에 B 라는 내용이 기재가 되어 있다면, 이는 선출원주의에는 해당이 되지 않는다.

    그러나 이미 앞서 출원된 내용에 포함되어 있는 내용과 동일한 것을, 후출원이 포함하는 경우에는 특허의 기본 의의상 후출원의 특허를 인정하지 않는 것이 맞다고 볼 수 있으므로 확대된 선원은 이러한 근거를 가지기 위해 도입된 제도라고 생각될 수 있다

    하지만 이런 확대된 선원 적용의 예외도 존재한다.

    확대된 선원의 도입취지는 발명에 실질적으로 기여한 바가 없는 제 3자가 특허를 받는 것을 막기 위해 도입된 제도다. 따라서, 선출원과 후출원의 발명자나 출원인이 동일한 경우에는, 이러한 취지에 어긋나지 않기 때문에 확대된 선원이 적용되지 않는다.

    또한, 특허의 분할출원이나 변경출원의 경우에도 확대된 선원의 지위는 인정되지 않는다. 분할출원과 변경출원의 의의상 최초 출원한 명세서의 내용을 기준으로 선원의 지위를 인정하는 것이 합리적이기 때문이다.

    결론적으로 확대된 선원이란, 자신보다 먼저 출원한 특허가 존재하고, 해당 특허가 아직 공개되지 않았으며, 해당 특허의 청구범위뿐 아니라, 명세서 전반에 걸친 내용과 비교하여 내가 출원한 특허의 청구범위와 동일한 내용이 포함되어 있다면 자신이 출원한 특허는 확대된 선원에 해당되어 등록을 받을 수 없게 된다는 것을 의미한다.

    이소영 기자